中知研案 | 商标在先使用权的认定规范及现实意义

——“红炉”诉“红炉磨坊”商标权纠纷案例评析作者 | 北京中知律师事务所“中知研案”精品团队 彭新桥、彭馨宇编辑 | 布鲁斯

一、案件基本事实

1.案件当事人

原告1：天津市红炉食品有限公司（简称红炉公司），住所地天津市静海县静海镇。

原告2：王某，系原告1法定代表人。

被告：北京红炉磨坊食品有限公司（简称红炉磨坊公司），住所地北京市朝阳区亮马桥路。

2.基本案情及审理结果

（1）基本案情

2008年3月7日，国家工商行政管理总局商标局核发第4710583号注册商标，注册人王某，核定使用商品为第30类饼干（曲奇）、蛋糕、面包、糕点等，有效期至2018年3月6日。该商标注册申请日期为2005年6月10日。2004年10月17日，王某注册成立个体工商户，经营范围糕点制造，字号名称天津华莱士面包坊。2008年3月31日，经工商机关核准该个体工商局字号名称变更为天津市红炉面包坊。2012年8月，王某注册成立天津市静海县红炉糕点经营部，性质为个体工商户，经营范围包括糕点面包零售。2015年6月，该个体工商户申请转型升级为企业，经核准成立红炉公司，成立时间2015年6月11日，经营范围预包装食品兼散装食品零售，性质为自然人独资。

王某曾出具《注册商标使用许可授权书》，授权红炉公司在上述注册商标有效期内使用该商标，许可类型为普通许可，并要求其制造的产品质量必须符合相应质量要求。自2004年起，王某先后通过其经营的天津华莱士面包坊、天津市静海县红炉糕点经营部等经营面包店铺，从事原材料和设备采购、面包商品生产销售及商业推广等，并在淘宝网、美团网等网站开设名为红炉面包坊的网店，销售蛋糕、面包等商品。

红炉磨坊公司成立于2002年8月21日，经营范围包括餐饮服务、销售食品等。红炉磨坊公司自成立一直使用该企业名称从事经营，诉讼中红炉磨坊公司提供了大量商业企业专用发票、缴税单据等，显示自2002年至2004年期间红炉磨坊公司对外持续开具发票并缴纳税款。2016年3月17日，王某的委托代理人来到红炉磨坊公司经营地北京市朝阳区亮马桥路46号，店铺招牌为，内有各种面包糕点销售。在货架、糕点包装和食品袋等均印有上述标志，即“alphabackery+红炉磨坊”字样，代理人购买了6款面包食品，现场取得发票一张。上述过程由北京市长安公证处公证人员全程监督公证。2016年4月18日，在北京市长安公证处使用电脑连接互联网登录网址为www.taobao.com的淘宝网，输入红炉搜索店铺，可以找到名为红炉磨坊的店铺，首页有标志，店铺内有各种名为红炉磨坊的面包、糕点等产品销售。红炉磨坊公司认可该店铺系其经营，开办时间为2010年。同日，在该公证处使用王某代理人自带的手机登录微信，在搜索栏中输入红炉搜索相关微信公众号，出现重庆红炉磨坊、面包老爹红炉磨坊alphabackery、红炉磨坊等公众号。点击红炉磨坊公众号，显示账号主体为红炉磨坊公司，微信图标为。点击链接后进入公众号主界面，显示有“红炉磨坊alphabackery”及该微信图标，内有各种名为红炉磨坊的面包产品展示销售。查看线下门店，联系方式和地址为红炉磨坊公司经营的涉案店铺。

2003年4月，红炉磨坊公司向工商行政管理部门申请设立户外广告获得批准，广告牌图样与店铺招牌相同。2004年向市政管理部门申报的户外广告图案与此亦相同。2006年2月出版的《三联生活周刊》有关于陈泽祯开办位于北京亮马桥的涉案红炉磨坊面包店相关报道，其中介绍了多款面包糕点产品，并介绍“有个德国老太太在北京也开了家面包店，可是很多德国人吃过她做的面包后，还是会跑到我这里来，他们说我的德国面包，做得比他们在德国吃到的还德国”。在2013年8月出版的《中国企业家》杂志、2008年11月出版的《风尚志》杂志、2006年7月《周末画报》、2011年7月《壹周刊》、2014年10月《北京晚报》等报刊媒体以及互联网上有大量关于涉案红炉磨坊面包坊及红炉磨坊面包产品的报道，称该面包店“绝对是一家好吃、懂吃、舍得吃的属于人们的店”。部分宣传报道中出现红炉磨坊标志。红炉磨坊公司还提供了2003年2月10日发行的《挑战中华》杂志和2003年6月、2004年5月日本发行的报纸上有关于陈泽祯及涉案红炉磨坊面包店的相关报道，但均未提供原件及翻译文件，红炉公司不认可其真实性。

另查，红炉磨坊公司注册有第12221402号“alphabackery+红炉磨坊”商标，注册日期2015年3月28日，核定使用商品为第30类茶饮料。王某曾以该商标侵害其在先权利为由向商标评审委员会提出无效宣告请求，2016年1月被裁定驳回。

（2）案件审理结果

依照《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第五十七条第（一）项、第（二）项，第五十九条第三款，第六十三条之规定，判决：被告北京红炉磨坊食品有限公司立即停止使用涉案“红炉小店”商标侵权行为；赔偿原告天津市红炉食品有限公司和王某经济损失2万元、合理费用1万元，共计3万元；驳回原告天津市红炉食品有限公司和王某的其他诉讼请求。一审宣判后，各方当事人均服从一审判决，未提出上诉，判决生效。

二、相关法律问题分析

（一）商标在先使用权的认定规范

《商标法》第五十九条第三款规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。根据该项法律规定可知，商标在先使用权的认定需要满足如下适用条件：

（1）他人在注册商标申请日之前存在在先使用商标的行为；

（2）商标使用必须是在同一或相似的商品或服务上；

（3）商标使用必须是在公开场合或商业活动中进行的，而且是在对应商品或服务的市场上建立了一定的影响力，即已经获得了一定的商业知名度和认可度；

（4）使用应当出于善意而非不正当竞争目的。

相关典型案例如2022年马某与深圳周大福在线传媒有限公司、北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司侵害商标权纠纷一案[1]，2008年5月6日，再审申请人马某申请注册第6703145号商标，然而自2006年起周大福公司已经在“骄人”系列钻饰图片中使用“骄人”等相关标识，且经过广泛宣传、使用，周大福公司“骄人系列”钻饰商品已经取得一定知名度。深圳周大福公司作为周大福珠宝集团旗下子公司之一，所销售商品来源于在先使用权人，同时未超出周大福“骄人”系列钻饰原有使用范围。此外，该案中再审申请人马某所提交证据也并不能证明其在申请注册商标之前已实际使用“骄人”标识。由是之故，深圳周大福公司销售的产品上使用“骄人”标识具有正当性，故再审法院裁定驳回再审申请人马某再审申请。

本案中，红炉磨坊公司使用的“红炉磨坊”字号与企业名称注册时间为2002年8月，远早于王某所主张的第4710583号“红炉”商标申请日（2005年6月10日）。大量公司发票及使用单据能够佐证红炉磨坊公司在先使用事实，相关新闻报道也可证实该公司在产品上使用“红炉磨坊”字号已有14年，在北京地区取得相当的知名度，获得广大消费者认可，影响力明显高于王某的“红炉”商标；在原告无法证明北京红炉磨坊食品有限公司存在不当竞争目的的前提下，依据《商标法》第五十九条第三款规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。北京红炉磨坊食品有限公司未侵犯红炉公司和王某持有的“红炉”商标权。因而法院对于王某和红炉公司对红炉磨坊公司停止使用该商标并赔偿经济损失的诉讼请求，不予支持。

（二）商标在先使用的合理范围

在山东福东来餐饮管理有限公司诉开封市示范区烂摊摊火锅四店商标权纠纷案[2]、老百姓大药房连锁股份有限公司诉江苏省无锡市向荣商贸有限公司老百姓大药房侵害商标权纠纷[3]等典型案例中，法院均将商标在先使用权的合理范围界定为“不得超出原经营商品或服务、原经营区域等原使用范围”，可见商品宣传、服务领域及涉案商标使用地域范围是司法实践中法院判定合理使用范围的重要因素。本案中，法院根据在案证据认可红炉磨坊公司在食品销售、宣传、实体店铺经营等领域对“红炉”等字样享有在先使用权，同时认可了其对“”商标的在先使用，但对微信“”标志的使用未予确认。案件审理中，法院认为红炉磨坊公司没有证据证明其对标志的使用相较于王某注册第4710583号“红炉”商标更早投入使用，认定红炉小店微信公众号的使用方式不符合《商标法》对“原使用范围”的表述；该标志主要识别部分为红炉二字，小店系描述性词汇，故该标志与上述“红炉”商标构成商标近似，二者使用的服务类别相同，且前者系商标性使用，红炉磨坊公司该使用方式足以造成消费者混淆误认，已构成侵害商标专用权行为，判令被告北京红炉磨坊食品有限公司于判决生效之日起立即停止使用涉案“红炉小店”商标侵权行为，并适当赔偿经济损失及合理开支。

（三）赔偿数额认定的相关问题

关于赔偿损失的数额，《商标法》第六十三条规定侵犯商标专有权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定，实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。[4]司法实践中法院往往结合案情，综合考虑案涉注册商标知名度、品牌价值、当地经济发展水平、被告侵权的故意程度、经营规模、经营时间、侵权行为所造成的损害后果的合理维权成本等相关因素认定。具体到本案中，原告王某和红炉公司未能举证证明其因涉案侵权行为所遭受的经济损失，故法院对其提出的赔偿数额不能全额支持，同时法院结合涉案商标知名度、使用情况、红炉磨坊公司的经营规模、侵权情节、主观过错程度等因素，可以认定被告红炉磨坊公司：（1）不存在恶意竞争目的，商标使用是善意行为；（2）在诉争商标的原使用范围内享有在先使用权，仅存在微信公众号图标的侵权问题；（3）实际经营规模较大，在经营地有一定知名度；（4）原告未举证证明其因涉案侵权行为所遭受的经济损失，因而无法认定被告侵权行为存在严重损害后果，最终法院判令被告北京红炉磨坊食品有限公司赔偿原告天津市红炉食品有限公司和王某经济损失2万元、合理费用1万元，共计3万元。

三、理论及实践意义

法律规定，商标的使用是指将商标标注在商品、商品包装、容器上，或者将商标用于宣传、广告、展览等活动中。1982年《商标法》出台，此后我国商标法长期采取绝对注册取得原则，注册商标取得商标专用权后才能受到法律保护，没有在先使用权相关条款。本案审理时，正值2013年我国《商标法》进行第三次修改，其中第五十九条新增第三款，即前文所论述的“商标先用权条款”，该款规定目的在于平衡商标注册人和商标在先使用人之间的利益，在不损害商标权注册取得制度的基础上，维护在市场上已经具有一定影响但未注册商标的在先使用人的权益。此外2013年《商标法》修订还增加了第十五条第二款，就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定授权代理或代表以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。这有利于规范商标申请和使用行为，防止恶意抢注他人商标，维护市场秩序的公平竞争。相关立法修改一定程度体现了商标生命力来源于使用而非注册，商标在先使用并具有显著生命力无论注册与否都应当受到保护。2019年修订后增加《商标法》第四条第一款，不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。对商标注册增加了使用性要求，也体现维护商标信誉、保护品牌使用效益的立法目的。

2023年1月13日国家知识产权局在官网上公布的第五次商标法修订草案（征求意见稿）就这个问题有进一步规范，更加强调商标使用和在先权利的保护。第二十三条拟规定申请商标注册不得损害他人现有的在先权利或者权益，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。他人已经登记使用并有一定影响的企业名称（含简称、字号、集团名称等）、社会组织名称属于前款所称他人现有的在先权利或者权益。草案同时明确提高对商标恶意注册的罚款数额，对恶意申请商标注册给他人造成损失应当给予民事赔偿，对恶意申请商标注册损害国家利益、社会公共利益或者造成重大不良影响的，由检察机关提起诉讼，并引入恶意诉讼反赔制度。值得注意的是，第四十五条规定“对违反本法第十八条、第十九条规定，或者违反本法第二十三条（保护在先权利）规定以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的，在先权利人可以请求将该注册商标移转至自己名下”恶意抢注强制转移制度，对于维护在先权利人合法利益、促进市场主体之间的公平良性竞争、保护消费者权益具有重要意义。

注释

[1] 马军政与深圳周大福在线传媒有限公司、北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司侵害商标权纠纷案，北京市高级人民法院裁定书（2022）京民申6147号。

[2] 山东福东来餐饮管理有限公司诉开封市示范区烂摊摊火锅四店侵害商标权纠纷案，河南省开封市中级人民法院判决书（2022）豫02知民初44号。

[3]老百姓大药房连锁股份有限公司诉江苏省无锡市向荣商贸有限公司老百姓大药房侵害商标权纠纷，江苏省无锡市滨湖区人民法院判决书（2021）苏0211民初8175号。

[4] 案件审理时仍适用2013年修正《商标法》，本文引用2019年4月23日第四次修正后的《商标法》法条。

（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）




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